国内HNB如何应对IQOS专利风险

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所属分类:电子烟资讯

目前,菲莫国际在全球加热不燃烧(简称HNB)卷烟市场占90%左右的份额。在这种绝对优势下,快速扩张抢占市场是首要,但是菲莫国际在日本却起诉英美烟草Glo产品(烟具专利CN107809919A)侵犯其专利权(JP6310610B3,对应中国专利号CN1035943B),还对国内行业内企业发过律师函警告,说明菲莫国际在专利上的强势,以及随时可能会动用专利武器打击跟随者!

在国内市场开放前,虽然我们认为菲莫国际一般不会直接在中国国内发起诉讼,但国内是潜在的HNB大市场,有3亿多烟民,千亿级的前景。在新型烟草快速发展形势下,做好IOQS专利风险应对非常有必要!

根据之前的专利诉讼经验,我们认为可以从以下方面进行应对。

策略一、深度分析专利

菲莫烟草在HNB上布局的专利最为全面,几乎占了HNB强相关专利的70%,数量最大,先发优势明显,产品化最成功,所以对其专利进行深度分析很有必要。研发企业专利分析不能只见森林不见树木,或只见冰山一角,需要对具体的专利进行技术、法律角度的分析。

做研发也好,规避法律风险也好,都要深入具体的专利文本,把发展脉络理出来;研发工程师要研究说明书,分析其技术,才有可能从模仿到超越,避免低水平重复研究,也避免为了专利而专利。

专利代理人或专利律师,结合说明书重点研究其权利要求保护范围,撰写瑕疵,提出规避侵权的意见,并为新的发明做高质量撰写,能授权并能够保护新产品,并能经得起无效宣告。具体的分析角度包括:

1、以IQOS及前各代产品为主线,分析技术迭代和发展脉络;按技术功效分别对加热结构/控制、烟草材料特性、电源及操作等方面进行研究;

3、IQOS推出后公开专利所代表的新技术方向;

3、评估有风险的专利在各国的保护范围差异及授权状况;

4、IQOS涉及专利诉讼、无效、申请被驳回的专利;

5、Glo、Ploom、Lil等加热装置所对应专利和IQOS之间区别。

策略二、对现有专利进行比对

各家企业开发的产品和IQOS相比各有侧重,改进点和对风险点的认识、规避都不相同。建议应该在开发创意阶段就要仔细的比对,用idea和IQOS专利的比对,产品定型,再做比对。

由于各企业开发思路不同,比对的专利各有差异,但IQOS的一些专利,是共性的风险专利,如:301380063987.0、301180063601.X、301080048977.0、301310007866.6、301380037681.3……,这些专利都是很难被绕开。IQOS产品是其专利的最优方案,但模仿的企业可能只要做到60%的相似度,可能就落入其专利保护范围了。

总之,分析的目的之一是各企业要知道自己的产品专利风险在哪里,对于应对诉讼风险非常重要,甚至要准备好抗辩方案。

策略三、专利规避

围绕IQOS专利进行规避,对IQOS相关专利权利研究的基础上,从其技术特征瑕疵,产品成熟度不够,或消费者的体验缺陷方面入手,实现借鉴而不侵权。

还有,要注意IQOS部分专利权利要求中包含有参数特征,或功能性技术特征,这些特征是规避风险好的选择。国内司法判例中,很多判决也认定功能性技术特征不剔除比对,否则就会造成专利申请中通过功能限定的策略缩小保护范围得以授权,而在侵权诉讼中剔除功能技术特征,扩大保护范围打击侵权。

所以在规避设计的基础上,通过技术特征解释缩小专利权范围,对抗专利权人的扩大解释也能够得到法院的支持,从而化解风险。

策略四、提出专利无效宣告

针对在中国授权的IQOS相关专利提出无效宣告,是规避未来诉讼风险非常重要的手段。专利无效的意义包括很多,除了规避产品侵权风险之外,还包括干扰竞争对手市场布局、专利许可、商业合作、募集资金、并购重组、上市等,应用得当可以威胁到专利权人,使其不轻易发起诉讼。

笔者曾经代理深圳某加工企业无效某国际化妆品巨头畅销品“洗脸神器”的专利,最终专利权人担忧专利无效后国内市场动摇而选择和解,撤回了对深圳该企业侵权之诉,保持专利的威胁,维护其品牌优势。

IQOS相关专利都是由国外资深的专利律师撰写,然后PCT进中国,撰写手法老练,有的保护范围过大仍能在中国授权。通常,保护范围大容易打击侵权,但也面临被无效的风险;保护范围小容易授权但指控侵权不容易,所以专利权利要求在权利范围和稳定性之间也很难把握,这也是专利无效的空间所在。

国内企业可以通过主动无效IQOS相关专利打击菲莫烟草以专利制约国内产业发展,或者以专利换市场的心理,尽管从被宣告过无效的几件专利来看,无效菲莫相关专利难度比较大。建议无效请求人还需要在证据检索、技术特征比对,无效理由及证据组合使用方面下功夫,论证有把握再提出无效。但是坚持提无效,或者对公开专利提第三方意见,是反击菲莫烟草专利,为国内赢得发展机会的重要手段。

策略五、建立诉讼应急预案

国内企业有的已经收到过菲莫烟草公司的律师函,不排除菲莫烟草委托国内律所提前维权的可能性。目前一般可能通过互联网固定相应的宣传证据,再进一步购买烟具产品进行侵权比对,具备条件后启动诉讼维权。尽管在索赔金额的国内销售证据方面有一定的举证难度,但诉讼本身也可以是菲莫烟草给国内烟草施压的一种手段,所以企业应考虑新产品发布后(网络销售、许诺销售)的诉讼应急预案。

预案包括收到律师函后发制人,打确认不侵权之诉,或被诉后提管辖异议、提出无效、不侵权抗辩、律师选聘等,程序策略主要用于增加菲莫烟草在国内的诉讼成本、周期,但管辖异议本身并无实质意义。随着新规定的执行,3019年1月1日起,专利案件二审都由最高人民法院审理,所以北京会成为菲莫国际聘请的中国律所首选管辖地。

另外,专利无效如果没有成功可能性,也只是一种拖延策略。但有的专利通过努力,迫使权利人一方的解释可以缩小其范围,即便维持有效,但是权利人在无效程序中的陈述可以成为防止侵权诉讼中扩大解释的证据,通过禁止反悔原则争取不侵权的抗辩。

但应对诉讼的关键还是要证明技术特征不同或被控产品缺少涉案专利相应技术特征,其他抗辩策略如现有技术抗辩、合法来源抗辩等均不适合应对菲莫国际侵权指控的抗辩。需要指出的是,有的企业通常会想到自有专利抗辩,声称自己的产品使用的是自己授权专利,这是认识误区,只要被告企业的专利申请日在涉案专利之后,法院不予考虑这种抗辩。

诉讼预案一般应为委托专业的专利律师设计。企业最好是培养熟悉新型烟草技术领域,既具有专利代理资格,又具有丰富的专利诉讼经验的律师提供长期的服务,在未来专利诉讼中才能对产品技术特征和涉案专利权利要求进行专业的解释、抗辩。

weinxin
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